Wit vest met rode baan maakt geen inbreuk op geldige Ajax merken

Een verslag van de rechtzaak in eerste aanleg is HIER te vinden op Solv.nl

Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-10- 2013 (AJAX tegen Ambulante handelaar)

Ajax is houdster van een Beneluxmerk  bestaande uit een rechthoekig rood vlak onder nummer 0600269 met aan weerszijden in de volle lengte van het rode vlak een smaller rechthoekig wit vlak als volgt:

Ajax is voorts houdster van een Beneluxmerk onder nummer 0600270 bestaande uit de afbeelding van een wit shirt waarop van boven naar beneden een brede rode baan loopt, als volgt:

X heeft een onderneming die zich richt op de groothandel- en de ambulante verkoop van voetbal- en Amsterdam souvenirs. De feitelijke verkoop vindt sinds 1987 plaats vanaf een kar, eerst bij het oude Ajax­ stadion en het Olympisch stadion. Sinds 1996 heeft hij een kar op een vaste plek bij de Amsterdam Arena aan de Arena Boulevard. X verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst "pride of Mokum" en "'Amsterdam", alsmede zogenaamde

merchandise artikelen afkomstig van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht). X verkoopt ook onderstaand vest.

Geen inbreuk merkrecht Ajax

Ajax wil de verkoop met een beroep op haar merkrechten verbieden. De rechtbank stelt Ajax in het ongelijk en ook bij het gerechtshof vangt Ajax bot. Anders dan de rechtbank in haar vonnis van 29 juni 2011 is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschreven rood­ wit beeldmerken rechtsgeldig zijn. Het gaat hier- zoals Ajax terecht aanvoert - immers niet om abstracte kleurcombinatiemerken maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling waardoor aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE is voldaan. Het gerechtshof is echter van mening dat de beschermingsomvang van het ingeschreven merk beperkt is tot hetgeen is ingeschreven. Dat wil zeggen: ingeschreven is een wit T-shirt met een rode baan. Het vest is echter anders en stemt te weinig overeen om te concluderen dat er inbreuk op het merkrecht van Ajax wordt gemaakt.

Onrechtmatige daad?

Ajax is tevens van mening dat het vest zodanige verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de merchandising producten van Ajax dat het op de markt brengen daarvan, mede gelet op de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt, als onrechtmatig jegens Ajax moet worden beschouwd. Ook daar is het rechtshof het niet mee eens.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat het een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met (de clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam.

Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en haar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek  geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken.

Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidingsmiddelen/uiterlijke kenmerken van de producten van een concurrent onder omstandigheden onrechtmatig zijn, doch het hof is van oordeel dat X met het onderhavige vest voldoende afstand houdt en dat van een relevante, jegens Ajax onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek niet kan worden gesproken. X wijst er in dit verband terecht op dat op het vest de bij uitstek onderscheidende vermelding van de naam Ajax en het hoofd van de mythologische held Ajax ontbreken. Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) official licensed products" wordt vermeld en dat X het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop  aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Het hof acht het dan in het licht van de verschillen tussen het onderhavige vest en de door Ajax zelf op de markt gebrachte artikelen redelijkerwijs uitgesloten dat sprake is van een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiet van Ajax; het betreft immers een souvenir dat met de daarop aangebrachte versierselen vooral naar de stad Amsterdam verwijst en waarvan niet verwacht kan worden dat dit degenen die er op uit zijn om een aandenken aan Ajax te verwerven in verwarring zal brengen. In het licht hiervan valt evenmin in redelijkheid te verwachten dat Ajax, zoals zij stelt, van de verkoop van het hier bedoelde vest reputatieschade zal ondervinden.