Het
Hof vernietigt het arrest van het Gerecht waarbij op merkenrechtelijk gebied
het onderscheidend vermogen van het teken „F1” niet is erkend.
Noch
het BHIM noch het Gerecht is bevoegd om de geldigheid ter discussie te stellen
van nationale merken op grond waarvan oppositie tegen de inschrijving van een
gemeenschapsmerk kan worden ingesteld
Opmerking:
Commentaar op arrest op: markmatters.com
De feiten
In april 2004 heeft Racing-Live SAS bij
het BHIM (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt) een
gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldteken voor
verschillende waren en diensten (tijdschriften, boeken, publicaties,
plaatsreservering voor voorstellingen en organisatie van competities op
internet):
Formula One Licensing BV heeft evenwel
oppositie ingesteld tegen deze aanvraag. De oppositie was gebaseerd op het
bestaan van een internationaal woordmerk en twee nationale woordmerken voor
„F1” en op het bestaan van het volgende gemeenschapsbeeldmerk voor dezelfde
waren en diensten als die welke in de inschrijvingsaanvraag van Racing-Live SAS
zijn opgegeven:
Bij een in oktober 2008 vastgestelde
beslissing heeft het BHIM de oppositie afgewezen en daarbij vastgesteld dat er
geen gevaar voor verwarring bestond tussen het aangevraagde merk en de merken
waarvan Formula One Licensing houdster was. Verder heeft het BHIM gepreciseerd
dat het woordteken „F1” een beschrijvend element was in het aangevraagde merk.
Formula One Licensing heeft vervolgens het
Gerecht verzocht, deze beslissing van het BHIM te vernietigen. Bij arrest van
17 februari 20112 heeft het Gerecht dit beroep verworpen en de beslissing van
het BHIM bevestigd. Formula One Licensing verzoekt thans het Hof, het arrest
van het Gerecht te vernietigen.
In
zijn arrest van vandaag herinnert het Hof eerst eraan dat het gemeenschapsmerk
niet in de plaats treedt van de nationale merken van de lidstaten en dat deze
twee types van merken naast elkaar bestaan in het economisch verkeer in de
Unie. Het Hof preciseert dat in dit duaal
merkensysteem de inschrijving van nationale merken uitsluitend de taak van de
lidstaten is, en dat derhalve het BHIM en het Gerecht noch voor inschrijving
noch voor nietigverklaring van deze merken bevoegd zijn. In deze omstandigheden
stelt het Hof dat de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist
in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag,
maar alleen in een nietigheidsprocedure die wordt ingeleid in de lidstaat waar
het nationale merk is ingeschreven.
Verder is het Hof van oordeel dat in het
kader van een dergelijke oppositieprocedure niet kan worden vastgesteld dat een
teken dat gelijk is aan een nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft,
te weten niet geschikt is om het publiek in staat te stellen de door dit teken
aangeduide waren te associëren met de onderneming die de inschrijving ervan
heeft aangevraagd. Een dergelijke vaststelling zou immers de bescherming die
nationale merken geacht worden te bieden, kunnen tenietdoen.
Derhalve stelt het Hof zich op het
standpunt dat in een situatie als de onderhavige, het BHIM en derhalve het
Gerecht enkel met betrekking tot het aangevraagde merk moeten nagaan op welke
wijze het relevante publiek het teken
dat gelijk is aan het nationale merk percipieert en, in voorkomend geval,
de mate van onderscheidend vermogen van dit teken moeten beoordelen. Op dit punt wijst het Hof met klem erop dat
een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een
nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een
gemeenschapsmerk is gebaseerd.
In deze omstandigheden oordeelt het Hof dat
het Gerecht, door te oordelen dat het teken „F1”, dat gelijk is aan de
nationale merken van Formula One Licensing, elk onderscheidend vermogen miste,
de geldigheid van deze merken ter discussie heeft gesteld in het kader van een
inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus de verordening inzake
het gemeenschapsmerk heeft geschonden.
Bijgevolg vernietigt het Hof het arrest van
het Gerecht en, aangezien het Hof niet in staat is de zaak zelf af te doen,
verwijst het de zaak naar het Gerecht.
De uitspraak staat HIER
Geen opmerkingen:
Een reactie posten