De feiten
FunXtion is een
onderneming die actief is in de fitnessbranche en exploiteert een fitnessconcept
dat als doel heeft om het plezier en de motivatie van de leden van een
fitnesscentrum te optimaliseren (ook wel aangeduid als de FunXtion methode). In
dit kader biedt FunXtion fitnesscentra een ontwerp voor (her)inrichting van een
deel van het fitnesscentrum, opleiding voor hun instructeurs, programma’s die
in de vorm van een handleiding worden geleverd en promotiemateriaal. FunXtion
heeft meer dan 500 licentienemers in de Benelux, waarvan ongeveer 300 in
Nederland. FunXtion is houdster van het woordmerk
FUNXTION. Ook maakt FunXtion gebruik van de volgende logo’s, die ook terugkomen
in het door haar aan licentienemers te verstrekken promotiemateriaal (hierna:
de logo’s).
Tot het door FunXtion gebruikte promotiemateriaal
behoort de hierna afgebeelde poster (hierna: de poster), waarop licentienemers
aan de onderzijde hun eigen naam en logo kunnen aanbrengen, zoals HC c.s. in
dit geval heeft gedaan:
HC Maastricht en HC Eijsden exploiteren
ieder een fitnesscentrum in respectievelijk Maastricht en Eijsden. Bij hun
bedrijfsvoering maken zij onder meer gebruik van de websites
www.healthcenter.nl, www.healthcentereijsden.nl, www.outdoorfunxtion.nl en
www.hctopcoach.nl alsmede van een facebookaccount.op de naam van Health Center
Group.
Op 29 november 2012 heeft FunXtion met
HC Maastricht, HC Eijsden en HC Meerssen licentieovereenkomsten afgesloten met
betrekking tot het gebruik van het fitnessconcept, de merken en de
marketingmaterialen van FunXtion met per vestiging een verschillende startdatum
en een gezamenlijke looptijd tot 1 maart 2016.
De overeenkomsten van
HC Meerssen en HC Eijsden zijn voor de startdatum reeds beëindigd. Alleen HC
Maastricht is het fitnessconcept gaan gebruiken in haar vestiging. FunXtion
heeft de (kwantum)korting op het tarief voor HC Maastricht gehandhaafd.
Bij brief van 11
februari 2015 heeft ook HC Maastricht FunXtion verzocht de licentieovereenkomst
(tussentijds) te beëindigen.
In een e-mail van 24
maart 2015 heeft de toenmalige advocaat van FunXtion HC Maastricht gesommeerd het gebruik van de benaming Outdoor FunXtion in diverse media te
staken omdat dit inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van
FunXtion. In bedoelde uitingen wordt onder meer het hierna afgebeelde logo
(hierna: logo ‘Outdoor Funxtion’) gebruikt:
Maar ook om uitingen bij de vestiging in
Maastricht:
En op internet:
www.hctopcoach.nl (20 oktober 2015)
www.healthcentereijsden.nl
(oktober 2015)
www.outdoorfunxtion.nl
(10 november 2015)
Het
geschil
FunXtion vordert met onmiddellijke ingang
ieder gebruik van het Benelux-merk ‘FunXtion’ (0894465) en het Gemeenschapsmerk
‘FunXtion’ (011142106), of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder begrepen
de tekens ‘FunXtion’ en ‘Outdoor FunXtion’ te staken.
De
beoordeling
Inbreuk op de
merken
FunXtion stelt dat HC
c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten door gebruik van zowel het teken
‘Funxtion’ als van het teken ‘Outdoor Funxtion’. Het gebruik van deze tekens
zal hierna afzonderlijk worden besproken.
HC c.s. heeft de
geldigheid van de merken van FunXtion niet betwist en zij heeft ook geen
procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring aanhangig gemaakt, zodat
in deze procedure zal worden uitgegaan van de geldigheid van de merken.
Bij de beoordeling staat voorop dat een merkhouder
op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo dan wel artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE
een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, kan verbieden een teken in
het economisch verkeer te gebruiken dat gelijk is aan het merk en gebruikt
wordt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Daarnaast kan een merkhouder op grond van sub b
van voormelde bepalingen een derde verbieden om in het economisch verkeer een
teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven indien
daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.
- gebruik van het teken
‘Funxtion’
HC c.s. heeft niet
betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden het gebruik van het teken ‘funxtion’ in
relatie tot sportdiensten na het einde van de licentieovereenkomst hebben
voortgezet tot in ieder geval kort voor de zitting. Dit gebruik blijkt uit de
door FunXtion overgelegde screenshots van de websites www.outdoorfunxtion.nl,
www.hctopcoach.nl en www.healthcentereijsden.nl, waarvan voorbeelden hiervoor zijn weergegeven,
en uit het gegeven dat op het facebook account van de Health Care vestigingen
eveneens het teken ‘funxtion’ wordt gebruikt. HC c.s.
Naar voorlopig oordeel hebben HC Maastricht en HC
Eijsden inbreuk gemaakt op de merkrechten van FunXtion als bedoeld in de
artikelen 9 lid 1 sub a GMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij hebben immers het teken ‘Funxtion’ dat
identiek is aan de merken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde
dienst als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te
weten sportdiensten. Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden gelet
op artikel 13 van de respectieve licentieovereenkomsten na het einde van die
overeenkomsten geen toestemming meer hadden om de merken te gebruiken. Dat HC
Maastricht het fitnessconcept van FunXtion na het einde van de licentieovereenkomst
feitelijk niet (meer) gebruikte en HC Eijsden het concept helemaal niet heeft
gebruikt, zoals HC c.s. heeft aangevoerd, is voor de merkenrechtelijke
beoordeling niet van belang. Doorslaggevend is dat in het economisch verkeer
gebruik werd gemaakt van de merken voor de ingeschreven diensten.
- gebruik van het
teken ‘Outdoor Funxtion’
Niet in geschil is dat
HC Maastricht en HC Eijsden het teken ‘Outdoor Funxtion’ in ieder geval tot
kort voor de zitting hebben gebruikt voor het aanbieden van een ‘outdoor’
fitnessconcept aan hun klanten zowel in de vestiging Maastricht als op de
websites www.healthcentereijsden.nl, www.outdoorfunxtion.nl en
www.hctopcoach.nl, in de domeinnaam outdoorfunxtion.nl en via het facebook
account. Anders dan HC c.s. stelt, is het gebruik dan ook niet beperkt tot de
wijk Amby in Maastricht. Al zou dat zo zijn, dan neemt dat niet weg dat
FunXtion daar met een beroep op haar merken tegen kan optreden, ook indien zij
daar zelf thans niet actief is
HC c.s. heeft zodoende
het teken ‘Outdoor Funxtion’ in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde
diensten als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te
weten sportdiensten.
De merken hebben een
normaal onderscheidend vermogen. Het onderscheidend element van de merken
FUNXTION is onder meer gelegen in de letter X. Weliswaar stemt FUNXTION
auditief overeen met het Engelse woord “function”, maar niet is gesteld of
anderszins aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek de merken van FunXtion
als beschrijvend voor de aangeboden dienst zou opvatten. De stelling van HC
c.s. dat ‘function’ of te wel ‘functie’ een algemene betekenis heeft, is in dit
verband in ieder geval onvoldoende.
De voorzieningenrechter stelt vast dat het teken
‘Outdoor Funxtion’ auditief, visueel en begripsmatig aanzienlijke gelijkenis
vertoont met de merken. Het element ‘outdoor’ in het teken verwijst naar een
buitenactiviteit en is zodoende beschrijvend voor buiten sporten. Dit element
is dan ook minder onderscheidend in het teken. Het element ‘Funxtion’ is dan
ook het dominante element in het teken en dit is identiek aan de merken.
Gelet op de sterke
mate van overeenstemming tussen de merken en het teken, het onderscheidend
vermogen van de merken en het feit dat HC Maastricht en HC Eijsden het teken
‘Outdoor Funxtion’ gebruiken voor dezelfde diensten als waarvoor Funxtion haar
merken heeft ingeschreven en waarvoor zij deze feitelijk gebruikt, is de
voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken
‘Outdoor Funxtion’ bij het publiek verwarring kan ontstaan.
Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het
publiek meent dat diensten verricht onder het teken ‘Outdoor Funxtion’
afkomstig zijn van FunXtion (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op
grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat HC Maastricht en HC
Eijsden op de ene of andere manier, vanwege een economische band met FunXtion
iets te maken hebben met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten
(indirecte verwarring). Met name
het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel. Partijen hebben immers een
zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het HC Maastricht en HC Eijsden was
toegestaan de merken van FunXtion te gebruiken in het kader van het verzorgen
van sportdiensten. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek nog
steeds zal denken dat HC Maastricht en HC Eijsden hun diensten aanbieden in het
kader van die samenwerking en dat de diensten derhalve dezelfde herkomst hebben
of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.
HC c.s. heeft zich nog
op het standpunt gesteld dat het gebruik van ‘Outdoor Funxtion’ met medeweten
en goedvinden van FunXtion plaatsvond. Voor zover HC c.s. met haar betoog
bedoelt te stellen dat zij toestemming heeft van FunXtion voor het gebruik van
‘Outdoor Funxtion’ moet daaraan voorbij worden gegaan. Dat FunXtion een
dergelijke toestemming heeft gegeven, is niet aannemelijk geworden. Indien het
gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ op grond van de licentieovereenkomst
al zou zijn toegestaan, dan is aan die toestemming door de beëindiging van die
overeenkomst een einde gekomen. Ook indien FunXtion van het gebruik van het
teken ‘Outdoor Funxtion’ gedurende de licentieovereenkomst op de hoogte was -
hetgeen FunXtion gemotiveerd heeft betwist - volgt daaruit nog niet dat
FunXtion haar rechten om zich tegen dat gebruik te verzetten, heeft verwerkt.
Voor rechtsverwerking zijn immers bijzondere omstandigheden vereist, die verder
gaan dan enkel tijdsverloop en dergelijke omstandigheden zijn door HC c.s. niet
aangevoerd.
Het voorgaande leidt tot het voorlopig oordeel dat
HC Eijsden en HC Maastricht inbreuk maken op de merkrechten van FunXtion. Wat
betreft het gebruik van het teken ‘Funxtion’ is sprake van inbreuk als bedoeld
in de artikelen 9 lid 1 GMVo en 2.20 lid 1 BVIE sub a. En wat betreft gebruik
van het teken ‘Outdoor Funxtion’ is sprake van inbreuk gelet op de sub b
categorie van voornoemde bepalingen.
Inbreuk
auteursrecht
- logo’s en poster
Niet in geschil is dat
FunXtion auteursrechthebbende is van de hierboven afgebeelde logo’s en de (afbeelding op de) afgebeelde
poster. Dat HC c.s. ook andere auteursrechtelijk beschermde werken van FunXtion
zou openbaar maken of verveelvoudigen heeft FunXtion niet onderbouwd gesteld.
HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC
Eijsden de logo’s en de poster, ook na de beëindiging van de
licentieovereenkomsten, zonder toestemming van FunXtion, op hun websites hebben
openbaar gemaakt. Deze openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen vormen naar voorlopig
oordeel een inbreuk op de auteursrechten van FunXtion.
- logo ‘Outdoor
Funxtion’
FunXtion heeft zich
voorts op het standpunt gesteld dat het hiervoor afgebeelde logo ‘Outdoor
Funxtion’ dat HC Maastricht gebruikt voor haar onder die naam aangeboden
fitnessconcept eveneens inbreuk maakt op haar auteursrechten.
De
voorzieningenrechter verwerpt dit standpunt. HC c.s. stelt terecht dat buiten
het gebruik van het woord ‘Funxtion’ het logo ‘Outdoor Funxtion’ in niets lijkt
op de vermelde logo’s of de poster van FunXtion. Hierbij geldt overigens wel dat op grond van hetgeen hiervoor reeds is
overwogen het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ ook zoals afgebeeld in
dit logo inbreuk maakt op de merkrechten van FunXtion. De toevoeging van de
kleurelementen en de tekst ‘100% green fit’ doet daaraan niet af.
Hetgeen hiervoor is
overwogen, leidt voorshands tot de conclusie dat HC Maastricht en HC Eijsden
inbreuk hebben gemaakt op de merk- en auteursrechten van FunXtion.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten